Rosetta Stone Ltd. gegen Google, Inc. -Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc.

Rosetta Stone Ltd. gegen Google, Inc.
Gericht Berufungsgericht der Vereinigten Staaten für den vierten Bezirk
Beschlossen 9. April 2012
Zitat(e) 676 F.3d 144 (Fall Nr. 10-2007)
Anamnese
Vorgeschichte 730 F. Supp. 2d 531 ( ED Va. 2010)
Halten
Die vierte Schaltung umgekehrt die Finanzhilfe Amtsgericht Antrag des Google für ein summarisches Urteil über direkte Markenverletzung , beitragsMarkenVerletzung und Marke Verdünnung . Der vierte Bezirk bestätigte den Beschluss des Bezirksgerichts zu dem Antrag von Google auf stellvertretende Markenverletzung und bestätigte den Antrag des Bezirksgerichts auf Abweisung des Antrags von Google wegen ungerechtfertigter Bereicherung .
Hofmitgliedschaft
Richter sitzend William B. Traxler Jr. , Barbara Milano Keenan , Clyde H. Hamilton
Fallmeinungen
Mehrheit Traxler
Schlüsselwörter

Rosetta Stone gegen Google , 676 F.3d 144 (4. Cir. 2012), war eine Entscheidung des US-Berufungsgerichts für den vierten Bezirk , in der die Rechtmäßigkeit des AdWords- Programmsvon Google angefochten wurde. Das Gericht hob ein summarisches Urteil für Google auf, in dem festgestellt wurde, dass Google AdWords keinen Verstoß gegen das Markenrecht darstellt (siehe Federal Lanham Act , 15 USC  § 1114 (1)).

Obwohl in anderen Fällen Markenverletzungen im Zusammenhang mit Online-Keyword-Werbung angesprochen wurden (siehe Playboy Enterprises, Inc. gegen Netscape Communications Corp. , Google, Inc. gegen American Blind & Wallpaper Factory, Inc. ), wird Rosetta Stone gegen Google berücksichtigt Google die letzte ernsthafte amerikanische Herausforderung für Googles AdWords-Programm. Obwohl Rosetta Stone eine Aufhebung des summarischen Urteils "gewonnen" hat, führte die anschließende Einigung zwischen den beiden Parteien dazu, dass Kommentatoren erklärten, dass Google den Markenstreit für Keyword-Werbung gewonnen habe.

Hintergrund

Google verwendet seit Oktober 2000 eine Version der Keyword-Werbung , die heute als Google Ads und früher als Google AdWords bekannt ist. Google platziert bezahlte Anzeigen oben und unten auf der Suchergebnisseite. Jedes Mal, wenn jemand eine Suche eingibt, führt Google eine Auktion durch, um zu bestimmen, welche Anzeigen geschaltet werden sollen. Die Auktion berücksichtigt die Relevanz der Anzeige sowie das von jedem Werbetreibenden für dieses Keyword abgegebene Geldgebot. Die meisten Werbetreibenden bei Google zahlen auf Cost-per-Click- Basis.

Im Jahr 2004 änderte Google seine Richtlinien und erlaubte Werbetreibenden, auf markenrechtlich geschützte Wörter zu bieten. Im Jahr 2009 änderte Google seine AdWord-Richtlinien weiter und erlaubt nun die Verwendung von Marken sowohl in Werbetexten als auch als Anzeigen-Keywords. Infolge der Richtlinienänderung wurden mehr als zwanzig Klagen gegen Google wegen angeblicher Markenrechtsverletzungen eingereicht.

Als Reaktion auf die geänderten AdWords-Richtlinien reichte Rosetta Stone , der Hersteller beliebter Fremdsprachenlernsoftware, eine Klage gegen Google wegen Verstoßes gegen das Lanham-Gesetz ein und behauptete, Google helfe "Dritten, Verbraucher in die Irre zu führen und die Rosetta-Stone-Marken zu missbrauchen, indem sie sie als "Keyword"-Trigger für bezahlte Anzeigen und deren Verwendung im Text oder Titel von bezahlten Anzeigen". Rosetta Stone verklagte speziell wegen: direkter Markenverletzung, mittelbarer Markenverletzung, stellvertretender Markenverletzung und Markenverwässerung. Rosetta Stone klagte auch wegen ungerechtfertigter Bereicherung nach dem Recht des Staates Virginia.

Das Bezirksgericht gab dem Antrag von Google auf ein zusammenfassendes Urteil zu allen Behauptungen des Lanham Act statt und stellte fest, dass es keine Verwirrung der Verbraucher gegeben habe, die Verwendung der markenrechtlich geschützten Schlüsselwörter durch Google zweckmäßig sei und die Verwendung der markenrechtlich geschützten Schlüsselwörter entweder eine nominative, faire Verwendung sei oder zu einem Anstieg von Rosetta . beigetragen habe Die Markenbekanntheit von Stone. Das Bezirksgericht gab auch dem Antrag von Google statt, die Klage von Rosetta Stone auf ungerechtfertigte Bereicherung abzuweisen. Rosetta Stone legte gegen alle Ansprüche Berufung beim Fourth Circuit ein, der den Fall de novo überprüfte .

Haltung des Gerichts

Der vierte Bezirk hob das Urteil des Bezirksgerichts wegen der direkten Markenverletzung, der mittelbaren Markenverletzung und der Markenverwässerung auf. Das Gericht bestätigte den Erlass eines summarischen Urteils für die stellvertretende Markenverletzungsklage und gab dem Antrag auf Abweisung wegen ungerechtfertigter Bereicherung mit einer anderen Begründung als das Landgericht statt.

Analyse

Direkte Markenverletzung

Um eine direkte Markenverletzung nach dem Lanham Act durchzusetzen, muss ein Kläger beweisen:

  1. Dass sie das gültige Zeichen besitzen
  2. Die Beklagte benutzte die Marke im Handel und ohne die Genehmigung der Klägerin
  3. Die Beklagte hat die Marke (oder eine Nachahmung davon) „im Zusammenhang mit dem Verkauf, Vertrieb oder der Werbung“ von Waren oder Dienstleistungen verwendet; und
  4. Die Verwendung der Marke durch die Beklagte kann die Verbraucher verwirren

Im Berufungsverfahren war nur die „Verwechslungswahrscheinlichkeit“ strittig. Im vierten Bezirk wird die Verwechslungsgefahr anhand von neun Faktoren bestimmt: (1) der Stärke oder Unterscheidungskraft der Marke des Klägers, wie sie tatsächlich auf dem Markt verwendet wird; (2) die Ähnlichkeit der beiden Marken mit Verbrauchern; (3) die Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, die die Marken kennzeichnen; (4) die Ähnlichkeit der von den Markeninhabern genutzten Einrichtungen; (5) die Ähnlichkeit der von den Markeninhabern verwendeten Werbung; (6) die Absicht des Beklagten; (7) tatsächliche Verwirrung; (8) die Qualität des Produkts der Beklagten; und (9) die Raffinesse des konsumierenden Publikums.

Das Gericht bestätigte zunächst die eingeschränkte Faktorenanalyse des Bezirksgerichts. Das Bezirksgericht hatte nur die Absicht, die tatsächliche Verwirrung und die Raffinesse der konsumierenden öffentlichen Faktoren untersucht. Das Gericht bemängelte jedoch die Argumentation des Bezirksgerichts in allen drei Faktoren.

Das Gericht wies auf die Änderung der AdWords-Markenrichtlinie durch Google und die Erwartung von Google aufgrund dieser Änderung von Markenklagen hin, um festzustellen, dass eine echte Tatsachenfrage bezüglich der Absicht von Google bestand, und hob die Erteilung eines summarischen Urteils durch das Bezirksgericht auf.

Was die tatsächliche Verwechslung der Verbraucher angeht, so stellte das Gericht fest, dass das Bezirksgericht die Verwechslung von Sponsoring nicht angemessen berücksichtigt hatte. Das Lanham-Gesetz lässt Verwechslungen der Verbraucher hinsichtlich der Herkunft der Waren oder der Frage, ob eine Ware von einem Markeninhaber gesponsert wird, zu. Daher stellte das Gericht fest, dass die Sichtung des tatsächlichen Beweismaterials für Verbraucherverwechslungen durch das Bezirksgericht fehlerhaft war. Anzeigen , dass die Beweise selbst befand das Gericht , dass die Ablagerungen der tatsächlichen Verbraucher zu Verwirrung bezeugen und die Zahl der Beschwerden von Rosetta Stone Customer Care Center, eine echte Frage der Tatsache aufgeworfen, ob es tatsächlich Verwirrung war und das Amtsgericht die Gewährung der Zusammenfassung außer Kraft gesetzt Beurteilung.

Schließlich stellte der Gerichtshof fest, dass die Sachkenntnis des Verbraucherpublikums zu entscheidend sei, um über einen Antrag auf einstweiliges Urteil entschieden zu werden.

Funktionalität

Die Funktionalitätsdoktrin im Markenrecht verbietet Markenrechte an funktionalen Merkmalen eines Produkts oder seiner Verpackung.( 15 USC  § 1052 (e)(5)) Funktional ist definiert als ein Produktmerkmal, das für die Verwendung oder den Zweck des Artikels wesentlich ist oder wenn dieses Merkmal die Kosten oder die Qualität des Artikels beeinflusst.

Das Bezirksgericht hatte entschieden, dass Rosetta Stone, selbst wenn es möglich wäre, Verbraucherverwechslungen geltend zu machen, ein summarisches Urteil über den direkten Markenanspruch auf der Grundlage der Funktionalitätsdoktrin erlassen würde. Das Landgericht stellte fest, dass die Schlüsselwörter eine wesentliche Indexierungsfunktion haben, indem sie es Google ermöglichen, Informationen in seinen Datenbanken leicht zu identifizieren. Das Landgericht stellte außerdem fest, dass die Keywords eine Werbefunktion für Verbraucher haben, die es ihnen ermöglichen, bestimmte Informationen, Waren oder Dienstleistungen zu finden und Preise zu vergleichen.

Der Gerichtshof hat die Anwendung der Funktionalitätsdoktrin unter diesen Umständen vollständig abgelehnt. Das Gericht entschied, dass der richtige Ort für die Analyse der Funktionalität darin besteht, wie sich die Marke auf die Funktionalität des tatsächlichen Produkts bezieht und nicht darauf, ob sie die Funktion des Computerprogramms von Google verbessert.

Mitwirkende Verletzung

Eine mittelbare Verletzung liegt vor, wenn ein Hersteller oder Händler einen anderen vorsätzlich dazu verleitet, eine Marke zu verletzen, oder wenn er sein Produkt weiterhin an eine Person liefert, von der er weiß oder von der er wissen muss, dass sie an einer Markenverletzung beteiligt ist. In diesen Situationen ist der Hersteller oder Vertreiber mitverantwortlich für jeglichen Schaden, der durch die Täuschung entstanden ist. Allgemeinwissen reicht nicht aus; der Beklagte muss seine Produkte oder Dienstleistungen an "identifizierte Einzelpersonen" liefern, von denen er weiß oder Grund zu der Annahme hat, dass sie an einer Markenverletzung beteiligt sind.

Das Bezirksgericht stützte sich auf Tiffany Inc. gegen eBay, Inc. , wo das Second Circuit eine Klage wegen mittelbarer Markenverletzung gegen eBay von Tiffany's ablehnte , um gegen Rosetta Stones Klage wegen mittelbarer Verletzung zu entscheiden. In diesem Fall hatte das Second Circuit entschieden, dass der Eingang von Tausenden von Anzeigen über gefälschten Tiffany-Schmuck nicht als „weiß oder begründet zu wissen“ im Namen von eBay galt. Das Bezirksgericht stellte fest, dass die Lieferung von rund 200 Mitteilungen über gesponserte Links, die für gefälschte Software von Rosetta Stone werben, durch Rosetta Stone nicht ausreichte, um zu beweisen, dass Google wusste oder Grund zu der Annahme hatte, dass die Websites Markenrechtsverletzungen begangen hatten.

Das Gericht kehrte um und stellte fest, dass die Bewertung der Beweise durch das Bezirksgericht festgestellt hatte, dass Rosetta Stone seiner Belastung für ein summarisches Urteil nicht gerecht wurde. Es stellte sich jedoch die Frage, ob Google seiner Last des summarischen Urteils nachgekommen war und die Beweise zur Stützung der Behauptung von Rosetta Stone vorgelegt hatte und dass Tiffany Inc. gegen eBay, Inc. nach einem Prozess entschieden wurde und daher hier nur begrenzt anwendbar war, das Gericht hob die Entscheidung auf die Erteilung eines summarischen Urteils durch das Amtsgericht.

Ungerechtfertigte Bereicherung

Das Bezirksgericht entschied, Rosetta Stone habe es versäumt, ein implizites Zahlungsversprechen geltend zu machen, und gab damit dem Abweisungsantrag von Google statt. Das Gericht hielt dies für eine Fehlinterpretation des Standards der ungerechtfertigten Bereicherung, gab dem Antrag auf Abweisung jedoch mit der Begründung statt, Rosetta Stone habe keine Tatsachen geltend gemacht, die belegen, dass sie Google einen Vorteil verschafft habe, für den Google vernünftigerweise eine Rückzahlung erwarten sollte.

Markenverwässerung

1996 erließ der Kongress den Federal Trademark Dilution Act (geändert im Jahr 2006 mit der Verabschiedung des Trademark Dilution Revision Act von 2006 ), der einen Bundesanspruch auf Markenverwässerung begründete . Um einen prima facie Verwässerungsanspruch geltend zu machen, muss der Kläger geltend machen, dass:

  1. Sie besitzt eine berühmte Marke, die unverwechselbar ist
  2. Der Beklagte hat damit begonnen, eine Marke im Handel zu verwenden, die angeblich die berühmte Marke verwässert
  3. dass eine Ähnlichkeit zwischen der Marke der Beklagten und der berühmten Marke zu einer Assoziation zwischen den Marken führt; und
  4. Dass die Assoziation geeignet ist, die Unterscheidungskraft der berühmten Marke zu beeinträchtigen oder den Ruf der berühmten Marke zu schädigen

Die Verwässerung von Marken beruht nicht auf Verwirrung der Verbraucher, sondern darauf, dass die Verkaufskraft und der Wert der etablierten Marke durch ihre unbefugte Verwendung durch andere geschmälert werden.

Das Amtsgericht hatte dem Antrag von Google auf einstweiliges Urteil in Bezug auf den Verwässerungsanspruch aus zwei Gründen stattgegeben. Erstens diente Googles Verwendung der Marke von Rosetta Stone nicht dazu, seine eigenen Waren und Dienstleistungen zu identifizieren, und daher schützten die nominativen Bestimmungen des Lanham Acts zur fairen Verwendung Google vor der Behauptung von Rosetta Stone. Zweitens sei die Marke von Rosetta Stone nicht verwässert worden, weil Rosetta Stone nicht nachgewiesen habe, dass die Benutzung durch Google geeignet sei, die Unterscheidungskraft der berühmten Marke zu beeinträchtigen oder den Ruf der berühmten Marke zu schädigen. Bei der Entscheidung gegen die Verwässerung stützte sich das Landgericht in erster Linie auf eine Steigerung der Markenbekanntheit von Rosetta Stone seit Einführung der neuen AdWords-Markenrichtlinie von Google .

In Bezug auf die faire Verwendung stellte das Gericht fest, dass die nominativen Bestimmungen zur fairen Verwendung eine Verteidigung darstellten, die die Beweislast auf Google und nicht auf Rosetta Stone legte. Darüber hinaus habe das Amtsgericht es versäumt zu prüfen, ob Google in gutem Glauben gehandelt habe, was eine Voraussetzung für die faire Nutzung sei.

In Bezug auf den zweiten Grund stellte der Gerichtshof fest, dass die Wahrscheinlichkeit einer Verwässerung eine Sechs-Faktoren-Analyse ist, bei der ein Gericht Folgendes prüfen sollte:

  • Der Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke oder dem Handelsnamen und der berühmten Marke
  • Der Grad der inhärenten oder erworbenen Unterscheidungskraft der berühmten Marke
  • Das Ausmaß, in dem der Inhaber der berühmten Marke die Marke im Wesentlichen ausschließlich verwendet
  • Der Bekanntheitsgrad der berühmten Marke
  • Ob der Benutzer der Marke oder des Handelsnamens eine Assoziation mit der berühmten Marke herstellen wollte
  • Jede tatsächliche Verbindung zwischen der Marke oder dem Handelsnamen und der berühmten Marke

Das Amtsgericht analysierte nur einen Faktor, den Bekanntheitsgrad der Marke von Rosetta Stone. Das Gericht hat Untersuchungshaft angeordnet, damit die Vorinstanz zusätzliche Faktoren ansprechen kann, die möglicherweise zutreffen.

Folgeentwicklung

Bevor ein neuer Prozess beginnen konnte, vereinbarten Rosetta Stone und Google, alle Ansprüche beizulegen. Am 31. Oktober 2012 veröffentlichten die beiden Unternehmen über Reuters eine gemeinsame Erklärung, in der es heißt: „Rosetta Stone Inc und Google haben sich darauf geeinigt, die drei Jahre alte Klage wegen Markenverletzung abzuweisen und sinnvoll zusammenzuarbeiten, um Online-Werbung für gefälschte Waren zu bekämpfen und Missbrauch und Missbrauch von Marken im Internet zu verhindern." Die Bedingungen des Vergleichs wurden nicht bekannt gegeben.

Auswirkungen

Google verlässt sich auf AdWords als Hauptumsatzträger für sein 60-Milliarden-Dollar-Geschäft. Obwohl nicht bekannt ist, wie viel dieser Einnahmen markenbezogen sind, könnte ein negatives Urteil die Einnahmen von Google erheblich beeinflusst haben.

Nach der Entscheidung des Second Circuit in der Rechtssache Rescuecom Corp. gegen Google Inc. hat es sich als rechtmäßig herausgestellt, dass die Keyword-Werbung dem „Gebrauch im Handel“-Ansatz einer direkten Markenverletzung genügt. Diese Entscheidung verlagerte die Frage, ob ein Unternehmen einen gültigen Markenanspruch gegen Googles AdWords hatte, dahin, ob ein Markeninhaber eine Verwechslungsgefahr nachweisen konnte. Die Feststellung des Gerichts Rosetta Stone gegen Google , dass es in Bezug auf die Absicht von Google, ob eine tatsächliche Verwirrung der Kunden bestand, und die Sachkenntnis des Verbraucherpublikums echte materielle Tatsachenprobleme gebe, wurde ursprünglich als Möglichkeit angesehen, den Markeninhabern die Möglichkeit zu geben, die Wahrscheinlichkeit von Verwirrung in direkten Markenklagen gegen Google und andere Keyword-Werbetreibende. Der Vergleich der Parteien nahm jedoch die Chance, diese Theorie zu beweisen, und löste im Wesentlichen die letzte große Herausforderung für die neue Markenpolitik von Google. Derzeit beginnen Kommentatoren mit den mehrfachen Siegen von Google in Klagen wegen angeblicher Markenverletzungen in den Vereinigten Staaten, zusammen mit dem jüngsten Sieg von Google vor dem Europäischen Gerichtshof , damit, die Keyword-Werbeprogramme von Suchmaschinen vor Markenverletzungsverfahren für sicher zu erklären.

Siehe auch

Allgemeine Informationen

Fälle

Verweise

Weiterlesen

    • Die gerichtliche Auslegung dieses Gesetzes schreibt vor, dass Naturphänomene, Naturgesetze und abstrakte Ideen selbst nicht patentierbar sind (obwohl eine bestimmte Anwendung eines Naturgesetzes oder einer abstrakten Idee patentfähig sein könnte).

Externe Links

  1. ^ Siehe zB Mayo Collaborative Servs. v. Promrtheus Labs. Inc. , 132 S.Ct. 1289 (2012); Alice Corp. gegen CLS Bank Int'l , 134 S.Ct. 2347. 2359 (2014).