Aerotel Ltd gegen Telco Holdings Ltd -Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd

Anwendung von Aerotel gegen Telco und Macrossan
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Gericht Berufungsgericht von England und Wales
Vollständiger Fallname Aerotel Ltd (ein Unternehmen nach israelischem Recht) gegen Telco Holdings Ltd, Telco Global Distribution Ltd, Telco Global Ltd; Und in Bezug auf: The Patents Act 1977; Und in der Sache der Patentanmeldung GB 0314464.9 im Namen von Neal William Macrossan
Beschlossen 27. Oktober 2006 ( 2006-10-27 )
Zitat(e) [2006] EWCA Civ 1371
Transkript(e) [2006 EWHC 997 (Pat)] [2006 EWCA Civ 1371]
Hofmitgliedschaft
Richter sitzend Chadwick LJ , Jacob LJ , Neuberger LJ
Fallmeinungen
Entscheidung von Jacob LJ
Schlüsselwörter
Computerprogramme, Software und Patentrecht
Maßstab der Gerechtigkeit 2.svg
Themen
Verträge
Länder
Rechtsprechung
verwandte Themen

Die Klage von Aerotel gegen Telco und Macrossan ist ein Urteil des Berufungsgerichts von England und Wales . Das Urteil wurde am 27. Oktober 2006 erlassen und betrifft zwei verschiedene Berufungen gegen Entscheidungen des High Court . Der erste Fall betrafdas der Aerotel Ltd gewährte GB 2171877  und ihre Verletzungsklage gegen Telco Holdings Ltd und andere. Der zweite Fall betraf die GB-Anmeldung 2388937,  die von Neal Macrossan eingereicht, aber vom britischen Patentamt (das jetzt als britisches Amt für geistiges Eigentum tätig ist ) abgelehnt wurde .

Die Urteilsbegründung bildet die Grundlage für die derzeitige Praxis des britischen Amtes für geistiges Eigentum bei der Beurteilung, ob Patentanmeldungen für patentfähige Gegenstände gelten .

Der im Urteil angewandte Ansatz wurde von einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (EPA) als "mit dem Europäischen Patentübereinkommen unvereinbar" kritisiert .

Geschichte

Patent von Aerotel

Bewerbungsverfahren

Zvi Kamil, ein israelischer Erfinder , reichte seine britische Patentanmeldung Nr. 8600691 für ein "Telefonsystem" am 13. Januar 1986 ein und beanspruchte die Priorität von zwei früheren israelischen Patentanmeldungen, die am 13. Januar 1985 und 10 " Telefonzentrale . Ein Anrufer hat ein Konto beim Besitzer dieser Börse und hinterlegt bei ihm ein Guthaben . Der Anrufer hat einen Code . Um einen Anruf zu tätigen, ruft er die Nummer der Sondervermittlungsstelle an und gibt seinen Code und dann die Nummer des Angerufenen ein. Wenn der Code verifiziert ist und genügend Guthaben vorhanden ist, wird er durchgestellt: Das Gespräch wird beendet, wenn sein Guthaben aufgebraucht ist.

Die Anmeldung wurde am 3. September 1986 als GB-Anmeldung 2171877 veröffentlicht  und das Patent mit Wirkung vom 21. Dezember 1988 erteilt. Kamil übertrug sein Patent am 12. April 1999 an Aerotel Limited. Das Patent erlosch am 12. Januar 2006.

Oberstes Gericht

Aerotel verklagte Telco Holdings Limited im Februar 2005 wegen Patentverletzung und Telco erhob Widerklage auf Widerruf des Patents. Die Klage wurde vor dem Patent County Court eingeleitet, aber HHJ Fysh QC übertrug sie im November 2005 an den High Court. Im Februar 2006 beantragte Telco ein summarisches Urteil über seine Widerklage, die den Antrag auf Ausschluss der Patentierbarkeit stützte. Dieser Antrag wurde vor Lewison J. erfolgreich, der am 3. Mai 2006 den Widerruf des Patents anordnete. Das Patent wurde später unter Berufung wiederhergestellt, dann aber bei der anschließenden Anhörung durch HHJ Fysh QC am 23. Mai 2008 erneut widerrufen.

Macrossans Bewerbung

Bewerbungsverfahren

Die GB-Anmeldung 2388937 von Macrossan  hat ein Prioritätsdatum vom Dezember 2000. Es handelte sich um eine neue automatisierte Methode zur Beschaffung der für die Gründung einer Gesellschaft erforderlichen Unterlagen . Es handelte sich um einen Benutzer, der an einem Computer saß und mit einem entfernten Server kommunizierte und Fragen beantwortete. Durch das Stellen von Fragen an den Benutzer in mehreren Schritten wurden aus den Antworten des Benutzers genügend Informationen gewonnen, um die erforderlichen Dokumente zu erstellen. Die in der zweiten und den folgenden Stufen gestellten Fragen wurden aus früheren Antworten bestimmt und die Antworten des Benutzers wurden in einer Datenbankstruktur gespeichert . Dieser Vorgang wurde wiederholt, bis der Benutzer genügend Informationen zur Verfügung gestellt hatte, um die rechtlich erforderlichen Dokumente zur Erstellung der Körperschaft erstellen zu können. Außerdem wurden eine Reihe von Dokumentvorlagen gespeichert und der Datenverarbeiter so konfiguriert, dass er mindestens eine dieser Vorlagen mit den Antworten des Benutzers zusammenführt, um die erforderlichen Rechtsdokumente zu generieren. Die Dokumente könnten dann in elektronischer Form an den Benutzer gesendet werden, damit der Benutzer sie ausdrucken und übermitteln kann, an den Benutzer per Post gesendet oder im Namen des Benutzers an die entsprechende Registrierungsbehörde übermittelt werden .

Das britische Patentamt stellte zwar fest, dass Macrossans Verfahren sowohl neu war als auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhte, lehnte jedoch die Patentanmeldung ab, da der beanspruchte Gegenstand nach britischem Patentrecht kein patentfähiger Gegenstand war . Der britische Patentprüfer stellte fest, dass sich die Ansprüche auf ein Verfahren zur Geschäftsabwicklung und ein Computerprogramm als solches bezogen.

Macrossan beantragte im Rahmen einer Anhörung vor einem Anhörungsbeauftragten des UKPO eine Überprüfung der Feststellungen des Patentprüfers - sie war der Auffassung, dass sich die Anmeldung auf ein Computerprogramm als solches, eine Methode zur Geschäftstätigkeit als solche und eine Methode zur Ausführung einer geistigen Handlung beziehe als solche und wurde somit aus jedem dieser drei Gründe von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Oberstes Gericht

Macrossan legte daraufhin beim High Court Berufung ein. Der High Court schloss sich der Feststellung an, dass sich die Anmeldung auf ein Computerprogramm als solches und auf ein Verfahren zur Durchführung einer geistigen Handlung als solches bezog und aus beiden Gründen nicht patentierbar war. Der High Court hob den Anhörungsbeauftragten des UKPO jedoch ausdrücklich auf einen der drei Ausschlussgründe auf, indem er feststellte, dass sich der Antrag nicht auf eine Geschäftsmethode als solche beziehe.

Beurteilung

Das Urteil genehmigte einen neuen vierstufigen Test zur Beurteilung, ob eine Anmeldung tatsächlich eine Erfindung beschreibt. Der vierstufige Test sieht wie folgt aus:

  • Den Anspruch richtig auslegen;
  • Identifizieren Sie den tatsächlichen Beitrag;
  • Fragen Sie, ob der Beitrag ausschließlich zu ausgeschlossenen Themen gehört; und
  • Prüfen Sie, ob der Beitrag technischer Natur ist.

Der zweite Schritt, die Identifizierung des Beitrags, wurde als der problematischste hervorgehoben, da es schwierig sein kann, den tatsächlichen Beitrag zu bestimmen.

Aerotel gegen Telekommunikation

Aerotel Patent wurde festgestellt , auf eine beziehen patentierbar Erfindung grundsätzlich , da das System als Ganzes war neu für sich, nicht nur , weil es für das Geschäft der Verkauf von Telefonanrufen verwendet werden soll. Während dieses System mit herkömmlichen Computern implementiert werden konnte, war der Schlüssel dazu eine neue physikalische Kombination von Hardware. Der Richter war der Meinung, dass dies eindeutig mehr war als nur eine Geschäftsmethode als solche. Die Verfahrensansprüche bezogen sich auf eine Nutzung des neuen Systems und bezogen sich grundsätzlich auch auf eine patentfähige Erfindung. Die zusätzlichen Fragen, ob die beanspruchte Erfindung neu war und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhte, wurden vom Richter nicht direkt geprüft, obwohl dies impliziert, dass die Erfindung zumindest neu war.

Macrossans Bewerbung

In Bezug auf die Patentanmeldung von Macrossan wurde festgestellt, dass der Gegenstand aufgrund der Ausschlüsse von Computerprogrammen und Geschäftsmethoden nicht patentierbar sei. In Bezug auf den Ausschluss einer geistigen Handlung hat das Berufungsgericht jedoch keine spezifische Feststellung getroffen.

Argumentation

In beiden Fällen erklärt das Urteil nicht im Detail, wie die von den beanspruchten Erfindungen erbrachten Beiträge ermittelt wurden, und gibt wenig Hinweise darauf, wie der zweite Schritt der Prüfung in anderen Fällen durchgeführt werden könnte. Stattdessen wird der Leser auf die lange Zusammenfassung der früheren Rechtsprechung verwiesen, die dem Urteil als Anhang beigefügt ist, um die Argumentation der Richter vollständig zu verstehen. Ausgehend von dieser Zusammenfassung der Rechtsprechung weist das Urteil die im früheren Urteil zu Fujitsus Antrag enthaltene Vorstellung zurück, dass sich die britischen Gerichte an der Rechtsprechung des EPA orientieren sollten, da die Richter der Meinung waren, dass die Rechtsprechung des EPA zu verunsichert.

Das Urteil erwähnt kurz das TRIPS-Abkommen und die Tatsache, dass das Fehlen einer Liste von Ausschlüssen von der Patentierbarkeit und seine Forderung, dass Patente in "allen Bereichen der Technologie" verfügbar sein sollten, politischen Druck auf Europa ausübt, die Kategorien von Nichterfindungen zu entfernen oder zu reduzieren . Doch Jacob hatte zuvor entschieden , dass TRIPS keine unmittelbare Wirkung haben auf britisches Recht und somit nicht den Fall in Frage beeinflussen. Stattdessen müssen Fälle im Zusammenhang mit den Ausschlüssen von der Patentierbarkeit entschieden werden, indem einfach versucht wird, die Sprache des EPÜ ohne Vorurteile für oder gegen einen Ausschluss zu verstehen.

Appell an das House of Lords

Unter Berufung auf eine deutliche Meinungsverschiedenheit zwischen den britischen Gerichten und dem Europäischen Patentamt beantragte Neal Macrossan, beim House of Lords Berufung gegen die Zurückweisung seiner Patentanmeldung einlegen zu lassen . Innerhalb der Patentberufe erhoffte man sich durch eine Entscheidung des House of Lords, inwieweit Patentschutz für computerimplementierte Erfindungen zur Verfügung steht. Das House of Lords hatte sich bereits 2004 und 2005 mit grundlegenden Fragen wie Neuheit , erfinderische Tätigkeit, Anspruchsbildung und Angemessenheit befasst .

Das House of Lords verweigerte die Zulassung der Berufung mit der Begründung, dass der Fall „keine strittige Rechtsfrage von allgemeiner öffentlicher Bedeutung aufwirft“.

Einige Patentanwälte zeigten sich überrascht über diese Entscheidung, da die Begründetheit von Macrossans Fall zwar fraglich gewesen wäre, man aber der Meinung war, dass es Probleme mit dem Gesetz gibt, die einer Lösung bedürfen. Folglich herrscht Enttäuschung über diese verpasste Gelegenheit, die Grenze zwischen patentierbarer und nicht patentierbarer Software besser zu bestimmen. Die Stiftung für eine freie Informationsinfrastruktur ist der Ansicht, dass die Entscheidung des House of Lords die Richtigkeit des Berufungsgerichts bestätigt.

Parallelverfahren vor dem Europäischen Patentamt

Eine europäische Patentanmeldung, nämlich die EP-Anmeldung 1346304  , in der Patentfamilie der Patentanmeldung GB 2388937, eingereicht von Macrossan, war beim Europäischen Patentamt (EPA) anhängig .

Am Montag, 30. Oktober 2006 (dem ersten Geschäftstag nach der Verkündung des Urteils des Berufungsgerichts am Freitag, 27. Oktober 2006), hat die mit der Erstellung eines Recherchenberichts für die europäische Patentanmeldung beauftragte Recherchenabteilung des EPA eine Erklärung nach Regel . abgegeben 45 EPÜ 1973 (jetzt Regel 63 EPÜ ) festgestellt, dass eine Recherche nicht durchgeführt werden konnte. Aus der Erklärung geht hervor, dass der Recherchenprüfer des EPA der Ansicht ist, dass die Anmeldung von Macrossan nichts von technischem Wert enthält, sondern nur gängige technische Merkmale (dh einen Computer) zur Umsetzung einer Geschäftsmethode. Infolgedessen wurde eine sinnvolle Suche nicht für möglich gehalten. Vor der Ausstellung eines Sachprüfungsberichts galt die Anmeldung im Oktober 2009 als zurückgenommen, nachdem Macrossan eine Aufrechterhaltungsgebühr nicht entrichtet hatte.

Auswirkung auf die britische Praxis

Hauptartikel: Softwarepatente nach britischem Patentrecht

Im Anschluss an dieses Urteil veröffentlichte das britische Patentamt (jetzt britisches Amt für geistiges Eigentum ) am 2. November 2006 einen Praxishinweis, in dem eine sofortige Änderung der Art und Weise angekündigt wird, wie Patentprüfer beurteilen, ob Erfindungen sich auf patentfähige Gegenstände beziehen. Das Patentamt erstellte außerdem vier Fallstudien als Beispiele für die Anwendung des Tests in der Praxis.

Eine Änderung in der Praxis bestand darin, dass Ansprüche auf ein Computerprogramm aufgrund der Form des Anspruchs zurückgewiesen wurden, selbst wenn das von dem Computerprogramm durchgeführte Verfahren selbst als patentierbar angesehen wurde. Diese neue Praxis wurde von Astron Clinica Ltd und anderen angefochten und das britische Patentgericht entschied, dass die Praxis falsch war.

Vergleich der Praxis des EPA und des Vereinigten Königreichs

Das Urteil schlägt der Großen Beschwerdekammer mehrere Fragen vor, um wahrgenommene Konflikte zwischen den verschiedenen Entscheidungen der Beschwerdekammern zu lösen. Als Antwort darauf schrieb Alain Pompidou , der damalige Präsident des Europäischen Patentamts (EPA), an Lord Justice Jacob, um zu sagen, dass die Klärung bestimmter Fragen in Bezug auf ausgeschlossene Gegenstände zwar begrüßenswert sei, es jedoch derzeit keine ausreichenden Unterschiede zwischen den zuständigen Kammern gebe Einspruch gegen Entscheidungen einlegen, die eine Verweisung rechtfertigen würden. Stattdessen wäre eine Vorlage angebracht, wenn der Ansatz einer Beschwerdekammer zur Erteilung eines Patents führen würde, der Ansatz einer anderen Kammer jedoch nicht. Am 22. Oktober 2008 hat die Nachfolgerin von Pompidou, Alison Brimelow , der Großen Beschwerdekammer eine Reihe von Fragen vorgelegt. In ihrer Stellungnahme G 3/08 wies die Große Beschwerdekammer die Vorlage als unzulässig zurück.

Die Praxis des EPA, nichttechnische Gegenstände wie neue Musik oder eine Geschichte als Stand der Technik zu betrachten, wurde im Urteil als intellektuell nicht ehrlich kritisiert. Eine ähnliche Kritik wurde auch während der Beschwerde T 1284/04 erhoben, auf die die Beschwerdekammer des EPA Folgendes erklärte:

der COMVIK- Ansatz betrachtet die nicht-technischen Beschränkungen nicht als Stand der Technik, sondern als Teil der einer Erfindung normalerweise vorausgehenden Konzeptions- oder Motivationsphase, da sie zu einem technischen Problem führen können, ohne zu seiner Lösung beizutragen. Solche Aspekte wurden bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nie berücksichtigt, unabhängig davon, ob sie aus dem Stand der Technik bekannt waren oder nicht.

Die Beschwerdekammern des EPA führen in T 154/04 weiter aus, dass die Prüfung, ob eine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) bis (3) EPÜ vorliegt , strikt von den anderen drei zu trennen und nicht mit ihnen zu verwechseln ist Patentierbarkeitsvoraussetzungen nach Artikel 52 (1) EPÜ .

Diese Unterscheidung abstrahiert den Begriff der "Erfindung" als allgemeines und absolutes Erfordernis der Patentierbarkeit von den relativen Kriterien Neuheit und erfinderische Tätigkeit, die im volkstümlichen Sinne als Eigenschaften jeder Erfindung verstanden werden (...).

In Bezug auf den „allgemeinen volkstümlichen Sinn“, nach dem Neuheit und erfinderische Tätigkeit als Eigenschaften aller Erfindungen verstanden werden, und in Bezug auf die entsprechende Bedeutung des Begriffs Erfindung vertrat die Kammer die Auffassung, dass:

Der von Lord Justice Jacob im Aerotel/Macrossan-Urteil (...) befürwortete "technische Wirkungsansatz" scheint in dieser zweiten gewöhnlichen Bedeutung des Begriffs Erfindung verwurzelt zu sein, eine Praxis, die "angesichts der Form des alten Gesetzes" verständlich sein könnte " ( Lord Justice Mustil , aaO), was jedoch nicht mit einer gutgläubigen Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens gemäß Artikel 31 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge von 1969 vereinbar ist .

Der im Aerotel/Macrossan-Urteil verfolgte Ansatz des „Beitrags“ oder der „technischen Wirkung“ wurde von den Beschwerdekammern des EPA vor zehn Jahren aufgegeben und die Kammer in T 154/04 bestätigte, dass es „überzeugende Gründe“ für die Aufgabe dieses Ansatzes gebe .

Der Board war ferner der Auffassung, dass

Der im Urteil Aerotel/Macrossan angewandte "Ansatz der technischen Wirkung (mit dem Fahrer)" ist mit dem Europäischen Patentübereinkommen auch deshalb nicht vereinbar, weil er voraussetzt, dass "neue und erfinderische rein ausgeschlossene Sachen nicht als "technischer Beitrag" gelten. " (Aerotel/Macrossan, zB Absatz Nr. 26 (2)). Dies hat keine Grundlage im Übereinkommen und verstößt gegen herkömmliche Patentierbarkeitskriterien (...)"

Siehe auch

Verweise

Externe Links